Les brèves de la Propriété Industrielle en région Centre

Où et quand demander un brevet à l’étranger ?

Le plus souvent, protéger une innovation se traduit par une première étape au plan national. Mais rapidement se posent les questions : « ai-je un intérêt à étendre ma protection à l’étranger ? », « dans quel(s) pays déposer une demande ? », « quel budget prévoir ? »

Jean-Luc Chesneau

Classiquement, pour protéger une innovation, on procède généralement au dépôt d’une demande de brevet seulement en France dans un premier temps. Ainsi, on bénéficie d’un premier avis sur la brevetabilité de son invention dans le cadre de la procédure d’examen française. Ce premier avis peut s’avérer être un élément de décision important pour investir dans une démarche de protection à l’étranger.

Quand étendre une demande de brevet à l’étranger ?

Tout dépôt régulier d’une demande de brevet fait naître un Droit de priorité pour la même invention. Ce délai de priorité prend fin à l’expiration du 12ème mois à compter du jour du dépôt d’une première demande. Selon le mécanisme du Droit de priorité, les divulgations intervenues pendant le délai de priorité sont sans effet sur la validité des extensions (dont la date de dépôt est ramenée virtuellement à la date de dépôt de la 1ère demande pour ce qui est de l’état de la technique antérieur à prendre en considération).

Pour bénéficier du Droit de priorité, il est donc impératif de déposer les demandes d’extensions de demande brevet à l’étranger avant (ou au plus tard) le jour du 1er anniversaire du dépôt de la demande initiale

Des décisions irrévocables

Le délai de priorité (de 12 mois à compter du dépôt d’une première demande) n’est pas prolongeable. Le jour du 1er anniversaire du dépôt de la demande initiale est donc un véritable couperet.

Bien entendu, dans ces conditions, il aura fallu définir, bien avant cette période, la stratégie de l’entreprise et examiner comment se traduit cette stratégie hors des limites du territoire français. Le cas échéant, il est possible de lister des zones géographiques qui représentent un impact économique pour l’entreprise, et

de hiérarchiser l’intérêt de ces zones quant à leur potentiel à servir la stratégie de l’entreprise.

Dans la mesure où cette liste existe, il est alors possible de définir où étendre utilement la ou les demandes de brevet. Et ces dépôts sont donc à effectuer avant que le couperet tombe.

Il est crucial d’intégrer que, à ce stade, la décision de ne pas couvrir certains pays est irrévocable. En effet, toute demande déposée après l’expiration du délai de priorité pourra être invalidée si une divulgation est intervenue dans ce délai. Or, le délai de priorité n’étant pas prolongeable, il n’est plus possible d’étendre valablement une demande de brevet hors du délai de priorité.

Gérer les délais

Pour faire simple, en termes de coût, il faut généralement prévoir un budget de 5 000 à 6 000 euros (HT) pour l’engagement de chaque procédure à l’étranger (une procédure pouvant regrouper plusieurs pays, telle la procédure européenne).

A titre d’exemple, étendre une demande française en Europe, aux Etats-Unis et en Chine implique de débourser plus de 15 000 euros.

Il est clair que toutes les entreprises ne disposent pas d’une telle trésorerie, et que l’innovation en question, si pertinente soit-elle, ne permet pas toujours de rapporter suffisamment en si peu de temps (1 an).

Une procédure, dite PCT, peut alors être utilisée, pour repousser les échéances et reporter de 18 mois supplémentaires les décisions d’extension. Le Déposant dispose alors d’un délai de 30 mois à compter du dépôt de la 1ère demande pour bien évaluer ses marchés à l’étranger et dégager la trésorerie lui permettant de mettre en œuvre sa stratégie de PI à l’étranger 

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